Show room vs show room 86. Konsekwencje słabo odróżniającego charakteru znaku towarowego

Polscy przedsiębiorcy tworzą coraz bardziej rozpoznawalne towary i usługi, których popularność rośnie również poza granicami naszego kraju. Wraz z rozpoznawalnością idzie w parze trud pokładany w budowanie marki oraz świadomości konsumenckiej. Na tym tle dochodzi niekiedy do konfliktów z innymi przedsiębiorcami, bowiem może się okazać, że wykorzystywane przez różnych przedsiębiorców oznaczenia dla towarów lub usług są do siebie na tyle podobne, iż jeden z przedsiębiorców musi dokonać ich zmiany. Zbyt podobne do siebie oznaczenia mogą bowiem wprowadzać konsumentów w błąd, przez co przedsiębiorcy nie mogą korzystać z ochrony przewidzianej dla znaku towarowego. 

Niekorzystne potyczki sądowe

W ostatnim czasie dwóch polskich przedsiębiorców starało się o zarejestrowanie unijnego znaku towarowego. Niestety okazało się, że podmioty z innych państw Unii Europejskiej zgłosiły wcześniej swoje znaki towarowe, które były dosyć podobne, przez co niemożliwe okazało się zarejestrowanie znaków przez polskich przedsiębiorców.  

W sprawie T-679/18, zakończonej wyrokiem z dnia 19 września 2019 r., Showroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwestionowała przed Sądem sprzeciw wobec rejestracji zgłoszony przez E-Gab NV, z siedzibą w Ternat (Belgia). Natomiast w sprawie T-498/18, zakończonej wyrokiem z dnia 24 października 2019 r., ZPC Flis sp. j. z siedzibą w Radziejowicach kwestionowała sprzeciw wobec rejestracji zgłoszony przez Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, z siedzibą w Essen (Niemcy). Porównanie znaków przedstawiano na grafice.

Chociaż na pierwszy rzut oka powyższe znaki towarowe zdają się być różne, to ich wnikliwa analiza przez Sąd, doprowadziła do uznania za wystarczająco podobne do siebie, aby móc wprowadzić konsumenta w błąd. Analiza sądowa, która zostanie przedstawiona w dalszej części artykułu, pokazuje, w jaki sposób badane jest podobieństwo, a przede wszystkim, na co przedsiębiorca powinien zwracać uwagę, aby nie narazić się na zarzut podobieństwa własnego znaku towarowego do już zarejestrowanego i objętego ochroną.

Rejestracja znaków towarowych

Znak towarowy Unii Europejskiej to w swoim zamierzeniu instrument prawny postawiony do dyspozycji przedsiębiorcom w celu wspierania jednolitego rynku oraz zapewnienia, aby konkurencja nie była zakłócana. Przedsiębiorcy z państw UE mogą otrzymać w ramach jednolitego postępowania unijne znaki towarowe, którym przyznano jednolitą ochronę i które wywołują jednolite skutki na całym terytorium Unii. Przy czym znaki unijne nie zastępują krajowych znaków towarowych – te ostatnie chronią wyłącznie na terytorium danego kraju. Zatem przedsiębiorca może wystąpić o rejestrację znaku towarowego w jednym państwie, kilku państwach lub w całej Unii, w zależności od tego, gdzie jego produkty lub usługi są rozpoznawalne i potrzebują ochrony.

Rejestracja oraz zakres ochrony unijnych znaków towarowych są regulowane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej[1] (dalej zwanego „rozporządzeniem”). Zgodnie z przepisem art. 4 rozporządzenia unijny znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają:

1. odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz
2. przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.

Towary lub usługi, których dotyczy zgłoszenie znaku towarowego, klasyfikuje się zgodnie z systemem klasyfikacji ustanowionym Porozumieniem nicejskim dotyczącym międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r. (zwanym dalej "klasyfikacją nicejską"). Zgłaszający wskazuje towary i usługi, w odniesieniu do których wnosi o ochronę znaku towarowego, przez co ochrona rozciąga się na poszczególne klasy towarów lub usług.

Przy rejestracji znaku towarowego istotna jest zasada pierwszeństwa, zgodnie z którą wcześniej zarejestrowany znak towarowy ma pierwszeństwo przed później zarejestrowanymi znakami. Stąd też uprawnienia właściciela wcześniej zgłoszonego znaku towarowego do sprzeciwu wobec rejestracji późniejszego znaku towarowego, który może uniemożliwić jego rejestrację. Albowiem, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 rozporządzenia, w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

1. jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony,
2. z powodu identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego, identyczności z towarami lub usługami lub podobieństwa do nich istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

Jak z powyższego wynika, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi oraz identyczności lub podobieństwa oznaczonych tymi znakami towarów lub usług. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie. Wobec tego w procesie sądowym jest badane, czy dane znaki towarowe są podobne oraz czy oznaczone towary lub usługi są podobne, a w konsekwencji, czy określona grupa odbiorców, do których są kierowane towary lub usługi, może zostać wprowadzona w błąd poprzez podobieństwa. Gdy ochrona wcześniejszego znaku towarowego rozciąga się na całą Unię, należy wziąć pod uwagę sposób postrzegania kolidujących ze sobą znaków przez konsumenta rozpatrywanych towarów lub usług na terytorium Unii. Jednakże dla odmowy rejestracji unijnego znaku towarowego wystarczy, by względna podstawa odmowy rejestracji występowała na części terytorium Unii, chociażby w pojedynczym państwie.

Badanie podobieństwa

Pierwszym etapem badania podobieństwa jest ustalenie właściwego kręgu odbiorców porównywanych towarów lub usług. Zgodnie z orzecznictwem Sądu przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług, który jest właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny[2]. Wobec tego każdorazowo krąg odbiorców może się różnić w zależności od kategorii badanych towarów lub usług. Inny krąg odbiorców zostanie ustalony dla kupujących profesjonalne aparaty fotograficzne – będą to z założenia odbiorcy posiadający specjalistyczną wiedzę, uważni, szczegółowi i dobrze poinformowani, a inny krąg dla kupujących proszek do prania, gdyż jest to towar powszechnie nabywany, zatem odbiorcy nie przykładają bardzo szczegółowej uwagi do wyboru, są mniej uważni, często zmieniają produkty i producentów, nie badają szczegółowo produktu przed zakupem, w związku z czym łatwiej im popełnić błąd przy wyborze.

W kolejnym etapie ustalania podobieństwa porównuje się towary lub usługi. Przy ocenie podobieństwa rozpatrywanych towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują w szczególności charakter tych towarów lub usług, ich przeznaczenie, sposób używania, podobnie jak to, czy towary lub usługi te konkurują ze sobą czy też się uzupełniają. Inne czynniki, jak na przykład kanały dystrybucji danych towarów, również mogą być wzięte pod uwagę. Przy czym przyjmuje się, że okoliczność, iż dane towary są często sprzedawane w tych samych wyspecjalizowanych punktach sprzedaży, może ułatwić danemu konsumentowi dostrzeżenie ścisłego związku istniejącego pomiędzy nimi i wzmocnić wrażenie, że za ich produkcję odpowiedzialne jest to samo przedsiębiorstwo[3].

W sprawie Showroom sp. z o.o. porównanie dotyczyło tzw. showroom’u, a więc miejsca wystawowego, w którym przedsiębiorca przedstawia publiczności swoje produkty. Takie miejsca wystawowe są często wykorzystywane przez projektantów mody lub kosmetyków, którzy nie posiadają sieci sklepów, lecz jedynie chcą zaprezentować swój towar w fizycznej postaci. Showroom był prowadzony przez polską oraz belgijską firmę, zatem niewątpliwie pomiędzy usługą showroom’u oferowaną przez polskiego i belgijskiego przedsiębiorcę zachodzi podobieństwo. Natomiast w sprawie ZPC Flis sp. j. porównanie dotyczyło różnych towarów z dwóch różnych klas według klasyfikacji nicejskiej. Polski przedsiębiorca ubiegał się o ochronę towarów do jedzenia (słodyczy) zawierających między innymi kakao, podczas gdy niemiecki przedsiębiorca dokonał rejestracji znaku towarowego dla produktu przeznaczonego do picia na bazie kakao. Sąd uznał jednak, że między „słodyczami, wyrobami cukierniczymi, waflami, rurkami waflowymi, ciastkami” a „kawą, napojami na bazie kawy lub proszkiem do sporządzania napojów na bazie kakao” zachodzi istotne podobieństwo, które uprawnia badanie tych dwóch odmiennych produktów.

Następnym etapem badania podobieństwa jest porównanie oznaczeń. Ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd co do podobieństwa oznaczeń dokonuje się na płaszczyźnie:

1. wizualnej,
2. fonetycznej oraz
3. konceptualnej.

Ocenę oznaczeń opiera się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu na konsumencie, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie wspomnianego prawdopodobieństwa decydującą rolę. W tym względzie przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali[4].

Wobec powyższego przy ocenie podobieństwa należy wcielić się w rolę konsumenta z określonego kręgu odbiorców i porównać kolidujące znaki towarowe jako całość. Znaki mogą składać się z wielu elementów, w tym dominujących i odróżniających. Niemniej istotne jest ogólne wrażenie podobieństwa, jakie wywołuje zestawienie dwóch znaków, bowiem przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali.

Podobieństwo wizualne

Badanie podobieństwa wizualnego polega na ocenie, czy graficzne przedstawienie kolidujących znaków towarowych wywołuje podobieństwa na tyle istotne, iż mogłoby dojść do ich pomylenia. Na kanwie sporu o znak towarowy zawierający napis „Showroom”, Sąd zaaprobował pogląd, iż oba znaki są do siebie bardzo podobne, przez co mogą być mylące. Sąd stwierdził, że „elementy słowne wspólne dwóm kolidującym ze sobą oznaczeniom, mianowicie „show” i „room”, są napisane w sposób niemal identyczny, czcionką w kolorze czarnym w przypadku zgłoszonego znaku towarowego lub w kolorze szarym w przypadku wcześniejszego znaku towarowego, na białym tle, wielkimi literami podobnej wielkości. Po drugie, oba są umieszczone w ten sam sposób we wspomnianych oznaczeniach, mianowicie jeden nad drugim i w tej samej kolejności. Ponadto grafika ośmiu wielkich liter tworzących oba elementy słowne w zgłoszonym znaku towarowym z pewnością nieco się różni od grafiki identycznych elementów słownych we wcześniejszym znaku towarowym, jako że niektóre obszary wspomnianych liter są bardzo nieznacznie wymazane. Jednakże ta stylizacja graficzna w żaden sposób nie przeszkodzi właściwemu kręgowi odbiorców dostrzec w sposób niemal natychmiastowy ośmiu wielkich liter, które tworzą oba elementy słowne zgłoszonego znaku towarowego”. Co więcej Sąd uznał, że dodatkowe oznaczenie cyfr liczby „86” we wcześniejszym znaku stanowi element odróżniający, ale, w zestawieniu z ogólnym podobieństwem, jest on niewystarczający do odróżnienia dwóch znaków. Jest jedynie dodatkowym elementem, który właściwie może zostać zdominowany przez dwa elementy słowne „show” i „room”, które zostaną zachowane w pamięci konsumenta.

Natomiast na gruncie sprawy ZPC Flis sp. j., Sąd zauważył, że „kolidujące ze sobą oznaczenia współdzielą taki sam ciąg liter umieszczonych w tej samej kolejności, mianowicie „m”, „o”, „r”, „e”, „n” i „o”, tak że ta częściowa identyczność może stwarzać w odczuciu właściwego kręgu odbiorców pewne wrażenie podobieństwa na płaszczyźnie wizualnej […]. Okoliczność, że po pierwsze, zgłoszony znak towarowy składa się z różnej liczby wyrazów, a po drugie, określenie „moreno” znajduje się pośrodku wyrażenia „flis happy moreno choco”, nie jest bowiem wystarczająca, by zneutralizować wszelkie podobieństwo wizualne, ze względu na zbieżność sześciu liter określenia „moreno” i włączenie jedynego elementu słownego wcześniejszych znaków towarowych do zgłoszonego znaku towarowego. Ponadto element słowny „flis”, umieszczony poniżej korony w kolorze złotym, jest ledwo zauważalny i nie zostanie spostrzeżony”.

Podobieństwo fonetyczne

Poprzez badanie podobieństwa fonetycznego, sprawdza się, czy wymowa znaków towarowych, o ile zawierają elementy słowne, jest podobna, w tym podobny jest rytm, intonacja. Przy czym sama okoliczność, że liczba sylab kolidujących ze sobą oznaczeń jest różna, nie wystarcza do tego, aby wykluczyć podobieństwo między znakami towarowymi, które należy oceniać na podstawie całościowego wrażenia wywieranego przy ich pełniej wymowie.

W pierwszej sprawie Sąd przychylił się do stanowiska, że istnieje wysoki stopień podobieństwa wynikający z obecności, w identycznej mierze, wyrazów „show” i „room” w kolidujących ze sobą oznaczeniach, która to obecność znacznie wpływa na całościowe wrażenie, jakie wywołują. Jednocześnie element różnicujący kolidujące ze sobą oznaczenia w postaci liczby „86” nie może zneutralizować silnego podobieństwa fonetycznego kolidujących ze sobą oznaczeń i to pomimo słabo odróżniającego charakteru wyrazu „showroom”. Liczba może być postrzegana jedynie jako uzupełnienie ściśle identycznej wymowy dwóch elementów słownych i ma drugorzędne znaczenie.

Z kolei w sprawie ZPC Flis sp. j., Sąd uznał, że „nawet jeśli kolidujące ze sobą oznaczenia mają odmienną strukturę sylabiczną z uwagi na to, że zawierają różną liczbę wyrazów, i tak są podobne, ponieważ pojedynczy element słowny „moreno”, tworzący wcześniejsze znaki towarowe, jest zawarty w zgłoszonym znaku towarowym i będzie wymawiany identycznie i z tą samą intonacją, tak że elementy słowne „happy” i „choco” występujące w zgłoszonym znaku towarowym nie są w stanie zneutralizować tego podobieństwa fonetycznego”. Dodatkowo Sąd wskazał, że „element słowny „flis” nie będzie wymawiany przez właściwy krąg odbiorców ze względu na jego trudno dostrzegalny charakter”. Jak widać, nawet dodatkowe oznaczenia słowne nie są w stanie przekonać Sądu, że wymowa pełnej nazwy danego towaru brzmi inaczej niż wymowa jednosłownej nazwy, co w analizowanym przypadku jest dosyć dyskusyjne.

Podobieństwo konceptualne

W ramach badania podobieństwa konceptualnego badane jest znaczenie znaków towarowych, a więc ich podobieństwo semantyczne. Otóż w sprawie Showroom sp. z o.o. Sąd uznał stanowisko, że wyrazy „show” i „room”, obecne w obu kolidujących ze sobą oznaczeniach, mają takie samo znaczenie w każdym z rozpatrywanych znaków towarowych. Zaś obecność elementu numerycznego i graficznego „86” we wcześniejszym znaku towarowym nie jest nośnikiem żadnego konkretnego i odrębnego pojęcia, toteż nie może wpływać odróżniająco na postrzeganie znaczenia tych znaków.

W drugiej sprawie Sąd dość lakonicznie wypowiedział się w zakresie podobieństwa konceptualnego i orzekł przede wszystkim, iż „jest bezsporne, że określenie „moreno” nie posiada znaczenia w języku niemieckim i że elementy słowne „happy” oraz „choco” mają, odpowiednio, charakter słabo odróżniający i charakter aluzyjny […]”. Zatem oznaczenia są podobne, gdyż skupiają się na głównym słowie „moreno”, nawet jeżeli to słowo może nie być rozumiane przez konsumenta.

Konsekwencje wyroków

Wskutek dokonanego badania podobieństw znaków towarowych, Sąd przesądził w obu sprawach, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumenta w błąd, przez co znaki towarowe polskich przedsiębiorców nie mogą podlegać ochronie. Można by polemizować z zasadnością takiego rozstrzygnięcia, bowiem znaki towarowe zdają się różnić od siebie na tyle, aby nawet nieuważny konsument ich ze sobą nie pomylił. Jednakże prawa własności przemysłowej wymagają szczególnej ochrony, gdyż są istotnym narzędziem w ujednolicaniu rynku unijnego oraz zapewnianiu zdrowej konkurencji, stąd bardzo restrykcyjne podejście Sądu do ich ochrony. W konsekwencji wyroków polscy przedsiębiorcy powinni rozważyć tzw. rebranding, czyli zmianę swoich oznaczeń. Jeżeli oznaczenia będą dostatecznie odróżniające się od oznaczeń konkurencji, przedsiębiorcy nie powinni mieć ponownie problemów z rejestracją unijnych znaków towarów. Niemniej takich znaków ciągle przybywa, więc wymyślenie obecnie oryginalnych oznaczeń może wymagać sporej kreatywności, bowiem jak wynika z przedstawionych wyroków, badanie podobieństwa jest bardzo wnikliwe i skrupulatne, a dodatkowe oznaczenia nie zawsze wpływają na rozróżnienie znaków.

Paweł Terpiłowski

radca prawny, autor bloga www.Sprawnie.com

Przeczytaj więcej takich artykułów w strefie wiedzy PARP 

Artykuł pochodzi z biuletynu Euro Info Enterprise Europe Network nr 5/2020

[1] Dz. Urz. UE. L. z 2017 r. Nr 154, s. 1.

[2] Wyrok w sprawie T-679/18 z dnia 19.09.2019 r. w sprawie T‑256/04 z dnia 13 lutego 2007 r.

[3] Wyrok w sprawie T-498/18 z dnia 24 października 2019 r.

[4] Por. wyrok w sprawie C‑334/05 z dnia 12 czerwca 2007 r.