Renomowane znaki towarowe. Rozszerzona ochrona w świetle orzecznictwa

Znaki towarowe pełnią niezwykle istotną funkcję w obrocie – przede wszystkim pozwalają na odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego, ale także stanowią nośnik informacji lub reklamy o towarach i usługach. Na bazie znaku towarowego jest budowana renoma przedsiębiorcy i często to właśnie znak towarowy stanowi najbardziej wartościowy składnik majątku firmy. Najdroższe znaki towarowe na świecie wyceniane są na dziesiątki miliardów dolarów. Stanowią one najlepszy przykład znaków towarowych renomowanych. Renoma jest bowiem wynikiem wieloletnich znaczących nakładów poczynionych na promocję, reklamę i sprzedaż towarów lub usług opatrzonych znakiem towarowym, a dzięki niej znak korzysta z silniejszej niż „zwykły” znak towarowy ochrony.

Pojęcie renomowanego znaku towarowego

Ani przepisy prawa polskiego, ani europejskiego nie zawierają definicji renomowanego znaku towarowego. Nie istnieje też procedura umożliwiająca zarejestrowanie znaku jako renomowanego. Kwestia renomy bądź jej braku jest ustalana w konkretnym postępowaniu, w którym strona powołuje się na renomę swojego znaku towarowego. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako TSUE) i Sądu Unii Europejskiej (dalej jako Sąd UE) wypracowało kryteria oceny pomocne przy badaniu czy znak towarowy jest renomowany. Głównym z nich jest kryterium ilościowe, czyli stopień  znajomości (rozpoznawalności) znaku towarowego w kręgu jego odbiorców. W świetle orzecznictwa TSUE i Sądu UE, renomowany znak towarowy może, ale nie musi, odnosić się do towarów lub usług wysokiej jakości, prestiżowych czy luksusowych. Dla oceny renomy ważna jest bowiem rozpoznawalność znaku. Inaczej jest w orzecznictwie sądów polskich; sądy te – poza kryterium ilościowym – kładą nacisk także na cechy jakościowe towarów lub usług opatrywanych danym znakiem. Znak towarowy zatem, który cieszy się powszechną rozpoznawalnością, ale jednocześnie jest kojarzony z niską jakością towarów lub usług, mógłby zostać uznany za znak renomowany przez organy lub sądy unijne, a jednocześnie mógłby nie zostać uznany za renomowany przez sądy polskie.

TSUE (dawniej ETS) orzekł, że aby znak towarowy został uznany za renomowany, powinien być znany znacznej grupie odbiorców, do których skierowane są towary lub usługi oznaczone tym znakiem. Orzecznictwo TSUE nie określa jednak procentowych kryteriów znajomości znaku wśród „znacznej grupy odbiorców”[1]. Ocena zatem, czy znak jest rozpoznawalny przez znaczną grupę odbiorców, powinna być dokonywana indywidulanie w konkretnym przypadku. Znakiem renomowanym może być więc znak, który jest rozpoznawalny przez mniej niż połowę klientów, do których jest skierowany. Co istotne, rozpoznawalność znaku powinna być badana w odniesieniu do jego odbiorców, a nie w odniesieniu do ogółu społeczeństwa. Przykładowo – krąg odbiorców czekolady jest niezwykle szeroki i obejmuje niemal wszystkich potencjalnych konsumentów, natomiast krąg odbiorców narzędzi stomatologicznych będzie ograniczony do dentystów i protetyków.

W ujęciu terytorialnym znak towarowy można uznać za renomowany, jeżeli cieszy się renomą na istotnej części obszaru Unii Europejskiej. Co należy rozumieć przez istotną część tego obszaru, wyjaśnił TSUE w wyroku z 3 września 2015 roku w sprawie Iron & Smith kft a Unilever NV[2]. Zdaniem TSUE, „istotna część” obszaru Unii może odpowiadać w konkretnym przypadku terytorium tylko jednego państwa członkowskiego. Co więcej, państwo to niekoniecznie musi być tym państwem, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji późniejszego krajowego znaku towarowego. W omawianej sprawie późniejszy znak krajowy „be impulsive” został zgłoszony do rejestracji na Węgrzech, a spółka Unilever powołała się na renomę unijnego znaku towarowego „Impulse”, jaką znak ten cieszył się w Wielkiej Brytanii i Włoszech.

TSUE i Sąd UE podkreślają w orzecznictwie, że przy ocenie renomy znaku towarowego należy brać pod uwagę  wszystkie istotne czynniki, w szczególności:

• udział  znaku towarowego w rynku,
• częstotliwość, zasięg geograficzny i okres używania znaku,
• zakres i poziom działań  promocyjnych dotyczących znaku oraz poniesione na te działania nakłady.

Rozszerzona ochrona renomowanego znaku towarowego

Zgodnie z art. 8 ust. 5 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej[3], w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego nie rejestruje się zgłoszonego znaku towarowego w przypadku spełnienia następujących przesłanek:

• jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego podobny, niezależnie od tego, czy towary lub usługi, dla których jest zgłaszany, są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy;
• jeżeli w przypadku wcześniejszego unijnego znaku towarowego cieszy się on renomą w Unii lub w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim;
• oraz jeżeli używanie bez uzasadnionej przyczyny znaku towarowego będącego przedmiotem zgłoszenia przyniosłoby nienależną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego.

Analogiczne brzmienie ma art. 5 ust. 3 a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 roku mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych[4]. Zgodnie z tym przepisem, znaku towarowego nie rejestruje się, a w przypadku gdy został już zarejestrowany, podlega on unieważnieniu:

• jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym lub jest do niego podobny, niezależnie od tego, czy towary lub usługi, dla których jest zgłaszany lub zarejestrowany, są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy;
• jeżeli wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą w danym państwie członkowskim, którego dotyczy zgłoszenie lub w którym znak jest zarejestrowany, bądź, w przypadku unijnego znaku towarowego, cieszy się renomą w Unii;
• i używanie późniejszego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny przyniosłoby nienależną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego.

Aby znak towarowy renomowany korzystał zatem z rozszerzonej ochrony, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

• renomowany znak towarowy jest znakiem zarejestrowanym,
• renomowany znak towarowy jest znakiem wcześniejszym wobec znaku kwestionowanego (został zgłoszony przed nim),
• kolidujące znaki towarowe są identyczne lub podobne,
• wcześniejszy unijny znak towarowy cieszy się renomą w Unii Europejskiej (a w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego cieszy się renomą w danym państwie członkowskim),
• używanie kwestionowanego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny przyniosłoby nienależną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego.

Rozszerzona ochrona znaku towarowego renomowanego oznacza, że właściciel takiego znaku może:

• złożyć sprzeciw wobec rejestracji innego znaku,
• wnieść o jego unieważnienie,
• zakazać używania go w obrocie handlowym nie tylko, gdy towary i usługi oznaczone spornymi znakami są identyczne lub podobne, ale także wówczas, gdy w ogóle nie są one do siebie podobne.

Przykładowo – uprawniony do znaku towarowego renomowanego zarejestrowanego dla kosmetyków może kwestionować rejestrację podobnego lub identycznego znaku także dla zabawek, mebli czy samochodów. W przypadku znaków towarowych, które nie mają charakteru znaków renomowanych, uprawniony może kwestionować jedynie znaki towarowe identyczne lub podobne zarejestrowane dla towarów lub usług identycznych lub podobnych.

Zgodnie z orzecznictwem unijnym, aby znak towarowy renomowany korzystał z rozszerzonej ochrony, nie jest konieczne – inaczej niż przy „zwykłych” znakach – wykazanie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Wystarczy, aby stopień podobieństwa między znakami był na tyle duży, iż właściwy krąg odbiorców dostrzega związek między znakami. Nie musi zatem występować ryzyko pomyłki wśród odbiorców towarów lub usług; wystarczające jest, że klienci skojarzą sporne znaki. Ryzyko skojarzenia znaków przez odbiorców należy oceniać całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie mające znaczenie w danej sprawie czynniki, m.in. takie jak:

• stopień podobieństwa między rozpatrywanymi znakami,
• charakter towarów lub usług objętych znakami,
• krąg odbiorców,
• intensywność renomy wcześniejszego znaku towarowego,
• stopień charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego,
• istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd.

Co jednak istotne, występowanie w odczuciu danego kręgu odbiorców związku między rozpatrywanymi znakami towarowymi jest konieczne w celu stwierdzenia naruszenia praw do wcześniejszego renomowanego znaku towarowego, ale nie jest wystarczające. Właściciel wcześniejszego unijnego znaku towarowego musi także udowodnić, że używanie bez uzasadnionej przyczyny kwestionowanego znaku powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego unijnego znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę. Właściciel znaku wcześniejszego nie ma natomiast obowiązku wykazywać istnienia faktycznego i trwającego naruszenia praw do swojego znaku towarowego. Jeżeli bowiem można przewidzieć, że naruszenie będzie skutkiem używania kwestionowanego znaku towarowego, właściciel wcześniejszego unijnego znaku towarowego nie jest zobowiązany czekać na faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby móc zakazać używania spornego znaku. Musi natomiast wykazać duże prawdopodobieństwo wystąpienia takiego naruszenia w przyszłości.

We wspomnianej sprawie Iron & Smith kft a Unilever NV[5] TSUE analizował sytuację, gdy wcześniejszy unijny znak towarowy był renomowany na terenie Unii, ale w państwie członkowskim, w którym dokonano późniejszego zgłoszenia, nie był znany znaczącej części właściwego kręgu odbiorców i nie mógłby zostać uznany za renomowany w tym państwie. TSUE uznał, że mimo to nie można wykluczyć, iż niebagatelna z handlowego punktu widzenia część odbiorców będzie jednak znała znak renomowany i dostrzeże związek między nim a późniejszym krajowym znakiem towarowym. Właściciel znaku renomowanego może w takiej sytuacji – przy spełnieniu pozostałych przesłanek – skorzystać z rozszerzonej ochrony znaku towarowego.

Przykładowe orzecznictwo

W jednej ze spraw McDonald’s International Property Co. Ltd (dalej jako McDonald’s) doprowadził do unieważnienia znaku towarowego MACCOFFEE. Spółka Future Enterprises Pte Ltd. (dalej jako Future Enterprises) złożyła w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej jako EUIPO) zgłoszenie unijnego słownego znaku towarowego MACCOFFEE. Znak został zgłoszony w następujących klasach towarów 29 (m.in. dla mięsa i ryb, nabiału, śmietany, przekąsek, w tym chipsów), 30 (m.in. dla kawy, herbaty i innych napojów, słodyczy, kanapek, wrapów) i 32 (m.in. dla piwa, wód mineralnych oraz innych napojów bezalkoholowych) i zarejestrowany jako unijny znak towarowy. Wówczas McDonald’s złożył wniosek o unieważnienie prawa do tego znaku towarowego dla wszystkich towarów, dla których został on zarejestrowany. Wniosek o unieważnienie został oparty na licznych wcześniejszych znakach towarowych, m.in. na słownych unijnych znakach towarowych: McDONALD’S, McFISH, McMUFFIN, McFLURRY, McCHICKEN, BIG MAC i innych.

Wydział Unieważnień EUIPO unieważnił zakwestionowany znak towarowy w całości w oparciu o wcześniejszy słowny znak towarowy McDONALD’S, a pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła w całości odwołanie spółki Future Enterprises, powołując się na następujące argumenty:

• znak towarowy McDONALD’S cieszy się znaczną renomą w odniesieniu do barów szybkiej obsługi,
• kolidujące z sobą znaki towarowe są do siebie podobne,
• znaczna renoma uzyskana przez znak towarowy McDONALD’S rozciąga się także na połączenie przedrostka „Mc” z nazwą pozycji menu lub produktu żywnościowego,
• McDonald’s jest właścicielem rodziny znaków towarowych z przedrostkiem „Mc” z nazwą pozycji menu lub produktu żywnościowego,
• zakwestionowany znak towarowy MACCOFFEE odtwarza wspólną strukturę rodziny znaków towarowych „Mc”,
• usługi i towary oznaczone kolidującymi z sobą znakami towarowymi wykazują pewien stopień podobieństwa

W konsekwencji Izba Odwoławcza EUIPO uznała, że właściwy krąg odbiorców (który jest szeroki i obejmuje klientów barów szybkiej obsługi w Unii Europejskiej) może co najmniej dostrzegać związek między kolidującymi z sobą znakami towarowymi, a nawet w znacznej części kojarzyć zakwestionowany znak towarowy z rodziną znaków towarowych „Mc”, co może powodować przeniesienie wizerunku znaku towarowego McDONALD’S na towary oznaczone zakwestionowanym znakiem towarowym. W konsekwencji, zdaniem Izby, jest wysoce prawdopodobne, że Future Enterprises czerpałaby nienależną korzyść z renomy znaku McDONALD’S. Sąd UE w wyroku z 5 lipca 2016 r. przyznał rację McDonald’s[6].

Zasadą jest, że kolidujące znaki towarowe porównuje się na trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i konceptualnej. Sąd UE zgodził się ze skarżącą spółką, że kolidujące z sobą znaki towarowe nie są do siebie podobne wizualnie nawet w niewielkim stopniu. Sąd UE uznał jednak, że znaki są częściowo podobne fonetycznie. Zdaniem Sądu UE, choć końcowe części znaków towarowych („donald’s” i „coffee”) różnią się pod względem fonetycznym, to różnice te nie wykluczają istnienia pewnego całościowego podobieństwa fonetycznego między nimi, wynikającego z identycznego lub co najmniej bardzo podobnego wymawiania przez właściwy krąg odbiorców ich początkowej części, czyli „Mac” i „Mc”. Sąd UE dostrzegł także pewne podobieństwo konceptualne pomiędzy znakami w zakresie, w jakim oba są postrzegane przynajmniej przez część właściwego kręgu odbiorców anglojęzycznych jako odnoszące się do patronimicznego nazwiska pochodzenia goidelskiego. Oceniając całościowo, Sąd UE doszedł do wniosku, że kolidujące z sobą znaki towarowe cechują się pewnym stopniem całościowego podobieństwa z uwagi na podobieństwo konceptualne i fonetyczne części początkowych: „Mc” i „Mac”.

Sąd UE potwierdził, że używanie przez Future Enterprises znaku towarowego MACCOFFEE mogłoby prowadzić do czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego unijnego znaku towarowego MCDONALD’S. Czerpanie takiej nienależnej korzyści z renomy znaku wcześniejszego ma miejsce wówczas, gdy „poprzez owo używanie osoba trzecia próbuje działać w cieniu wcześniejszego znaku towarowego w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony przez właściciela wcześniejszego unijnego znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku. W celu ustalenia, czy używanie znaku towarowego będącego przedmiotem wniosku o unieważnienie powoduje czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego unijnego znaku towarowego, należy dokonać całościowej oceny, która winna uwzględniać wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy, wśród których możemy wyróżnić w szczególności intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego wcześniejszego unijnego znaku towarowego, stopień podobieństwa między rozpatrywanymi znakami towarowymi oraz charakter odnośnych towarów lub usług i istniejący między nimi stopień pokrewności. Co się tyczy intensywności renomy i stopnia charakteru odróżniającego wcześniejszego unijnego znaku towarowego, im bardziej odróżniający jest ten znak i im większa renoma, którą się on cieszy, tym łatwiej jest przyjąć istnienie naruszenia. Ponadto im szybciej i silniej znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie przywołuje na myśl wcześniejszy unijny znak towarowy, tym większe prawdopodobieństwo, że aktualne lub przyszłe używanie oznaczenia będzie skutkować czerpaniem nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego unijnego znaku towarowego”[7].

Podsumowanie

Z przytoczonego orzeczenia, oraz z wielu innych orzeczeń sądów unijnych lub krajowych, płynie wniosek, iż działanie w cieniu renomowanego znaku towarowego jest ryzykowne. Właściciele renomowanych znaków towarowych z reguły aktywnie monitorują zgłoszenia nowych znaków towarowych i sprzeciwiają się rejestracji, jeśli mogłaby ona negatywnie wpływać na renomę ich znaku. Niekiedy sprowadza się to do kwestionowania nie tylko znaków rzeczywiście wkraczających w monopol właściciela znaku wcześniejszego, ale także znaków, których podobieństwo do znaku renomowanego jest bardzo dalekie. Nawet bowiem w przypadku przegrania sprawy przez uprawnionego do znaku renomowanego, osiąga on skutek w postaci odstraszania innych potencjalnych naruszycieli, a także zapobiega przyćmieniu czy degradacji renomowanego znaku towarowego. Właściciele znaków towarowych cieszących się renomą są bowiem świadomi ich wartości i często korzystają z instrumentów prawnych zapewniających im szeroką ochronę. Zamiast zatem czerpać z renomy czyjegoś znaku towarowego, warto budować renomę własnego.

Wioletta Januszczyk

radca prawny

Grykowski i Januszczyk Spółka Partnerska Adwokata i Radcy Prawnego

Artykuł pochodzi z Biuletynu Euro Info Styczeń 2017.

[1] Wyrok ETS z 14 września 1999 r. w sprawie General Motors Corporation p-ko Yplon SA., C‐375/97, ECLI:EU:C:1999:408.

[2] Wyrok TSUE z 3 września 2015 r. w sprawie Iron & Smith kft p-ko Unilever NV, C‑125/14, ECLI:EU:C:2015:539.

[3] Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L Nr 78, s. 1).

[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L Nr 336, s. 1).

[5] Wyrok TSUE z 3 września 2015 r., op. cit.

[6] Wyrok Sądu UE z 5 lipca 2016 r. w sprawie Future Enterprises Pte Ltd p-ko EUIPO przy udziale McDonald’s International Property Co. Ltd., T‑518/13, ECLI:EU:T:2016:389.

[7] Ibidem.